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ENTREPRENEUR: un mot ordinaire ou une marque de commerce bien protégée?

ENTREPRENEUR: une personne qui démarre, organise, gère et assume les risques d’une entreprise. Ce terme est également une marque de commerce enregistrée par Entrepreneur Media Inc. aux États-Unis et au Canada en association avec des publications imprimées et des rapports périodiques, revues et rapports d’affaires de même que des sites Web dédiés aux affaires.

Entrepreneur Media Inc. («EMI») est une compagnie basée en Californie qui, depuis 1978, publie la revue Entrepreneur, une publication mensuelle destinées aux petites entreprises et à leurs propriétaires. EMI publie également d’autres revues, des livres, des logiciels ainsi que des cassettes audio et vidéo. Elle participe aux foires commerciales et aux séminaires reliés aux petites entreprises.

EMI possède également un site Web avec les noms de domaines "entrepreneur.com" et "entrepreneurmag.com". Les visiteurs peuvent consulter les versions en ligne de la revue Entrepreneur, s’abonner à la publication, avoir des contacts avec d’autres visiteurs et s’enquérir d’opportunités d’affaires. Le site est utilisé pour des fins de publicité et de commercialisation.

En 1987, EMI a enregistré le mot "ENTREPRENEUR" en tant que marque de commerce dans la classe 16 (matériel imprimé) et la classe 9 (logiciels). En 1995, EMI a enregistré le mot «ENTREPRENEUR» comme marque de service pour des expositions commerciales, des séminaires et des ateliers. EMI a également enregistré diverses autres marques comprenant le mot «entrepreneur», tel que «ENTREPRENEUR EXPO», «ENTREPRENEUR INTERNATIONAL», «ENTREPRENEURIAL WOMAN» et «ENTREPRENEURMAG.COM».

En 1995, Scott Smith a fondé une entreprise de relations publiques pour petites entreprises sous le nom de ICON Publications. La compagnie produisait une publication annuelle intitulée Yearbook of Small Business Icons. En 1997, Smith décida de publier le Yearbook sur une base trimestrielle et changea le nom de sa compagnie pour «EntrepreneurPR» et le nom de la publication pour Entrepreneur Illustrated.

En 1998, EMI intenta des poursuites contre Smith, alléguant violation de la marque de commerce, concurrence déloyale et contrefaçon en vertu du Lanham Act et concurrence déloyale en vertu du California Business and Professions Code. En juin 2000, le U.S. 9th District Court, dans un jugement sommaire, accordait une somme de 337 280$ à EMI à titre de dommages intérêts et enjoignait Smith de cesser d’utiliser le nom d’entreprise «EntrepreneurPR», le titre «Entrepreneur Illustrated» pour sa revue et le nom de domaine «entrepreneurpr.com». Smith porta la décision en appel.

Le 9th U.S. District Court of Appeals rendait une décision le 11 février 2002. L’essence de cette décision est que le droit des marques de commerce ne peut conférer un monopole sur des mots ordinaires descriptifs. La Cour d’Appel a confirmé la décision de première instance quant à la confusion mais seulement pour l’usage de la marque Entrepreneur Illustrated sur la couverture de la publication imprimée. La Cour a renversé le jugement sommaire et retourné le dossier à la Cour de première instance. La Cour d’appel conclut que la marque de EMI était faible, étant descriptive tant du sujet de la revue et des programmes que de la clientèle cible. La Cour a statué que l’usage commun et nécessaire du mot «entrepreneur» constituait une forte preuve que EMI ne pouvait détenir des droits exclusifs d’utiliser le mot «entrepreneur» dans une marque de commerce identifiant du matériel imprimé se rapportant à l’entrepreneurship.

Le 23 juin 2003, le juge de l’ U.S. District Court Florence-Marie Cooper a jugé que Smith avait violé les droits de EMI dans la marque de commerce Entrepreneur et lui a ordonné de payer des dommages-intérêts de l’ordre de 669 656$, plus les frais judiciaires à être déterminés, lesquels se chiffreront à plus de 100 000$. Smith entend en appeler de la décision.

Cette bataille judiciaire, souvent désignée comme la «saga de David contre Goliath», a suscité un vif intérêt dans la communauté des petites entreprises américaines et a fait couler beaucoup d’encre. De nombreux articles ont été écrits, des forums de discussions sont apparus sur les sites Web. La décision a été qualifiée de catastrophique pour les petites entreprises et leurs propriétaires. Les articles prônent la libre utilisation du mot «entrepreneur», un terme générique largement utilisé sans aucune implication d’association avec la revue Entrepreneur ou avec EMI. Ils indiquent également qu’une recherche sur «Comment devenir entrepreneur» sur n’importe quel engin de recherche sur le Web donne des centaines de milliers de résultats. De plus, un «Fonds de défense judiciaire Entrepreneur» a également été créé.