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Barton No-Till Disk Inc. et al. v. Dutch Industries et al.

En vertu de la Loi sur les brevets du Canada et la réglementation adoptée sous son empire, un demandeur doit payer les droits prescrits, désignés «taxe pour le maintien en état», à des périodes spécifiques afin de maintenir la demande ou le brevet en vigueur.  Le montant payable est moindre pour une «petite entité» que pour une «entité autre qu’une petite entité», afin de fournir un modeste avantage monétaire aux inventeurs présumés jouir de moyens financiers limités.  Cependant, la définition de «petite entité» est complexe et fait appel à nombre de questions dont certaines sont difficiles à répondre avec précision.

La pratique du Commissaire aux Brevets était de permettre à une «entité autre qu’une petite entité» qui effectuait un paiement correspondent à un «petite entité» de compenser la déficience au moyen d’un paiement additionnel, lequel pouvait être effectué après l’échéance du paiement des frais.  Dans le cadre d’une action en contrefaçon, Dutch Industries Ltd. («Dutch») allègue que le Commissaire ne peut accepter ce type de paiement.

Le juge de première instance a renversé la décision du Commissaire d’accepter un paiement additionnel au motif qu’aucune disposition statutaire ne lui permet de l’accepter.  Par conséquent, les brevets ont été présumés abandonnés et ne peuvent être ré instaurés.

La Cour d’appel fédérale concourre avec le juge de première instance pour affirmer que la réglementation sur les brevets empêche le Commissaire de prolonger les délais pour le paiement de la taxe pour le maintien en état, ce qui implique que le Commissaire n’a pas l’autorité pour permettre qu’un paiement déficient soit compensé par un paiement additionnel après la date d’échéance.

La Cour d’appel affirme cependant qu’une personne qui se qualifie comme “petite entité” au moment où la demande de brevet est faite conserve ce statut tant que la demande est en instance et aussi longtemps que le brevet demeure en vigueur.  Il n’y a aucune exigence statutaire voulant que le statut de «petite entité» ou d’entité autre qu’une petite entité soit redéterminé à une date ultérieure, à tout le moins en ce qui concerne les «taxes pour le maintien en état».  Cette interprétation est basée sur les objectifs visés par la loi dans ce cas, soit de défrayer, en tout ou en partie, les coûts du Bureau des Brevets.  Il n’existe aucune définition qui stipule la date à laquelle les faits relatifs au statut de «petite entité» doivent être déterminés.  L’absence de mention d’élément temporal dans la définition de «petite entité» conduit à une interprétation de la loi qui doit se résoudre d’une façon à minimiser le risque de conséquences catastrophiques, telles que l’abandon d’un brevet, suite à une erreur innocente dans la détermination du statut.

Barton No-Till Disk Inc. et Flexi-Coil Ltd. c. Dutch Industries Ltd. et Le Commissaire des Brevets et l’Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada. 2003 FCA 121, Dossier A-573-01, A-574-01, 7 mars 2003, Honorables Juges Rothstein, Sharlow et Malone.

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Amazon.com Inc. v. PDC

La plaignante est la compagnie bien connue Amazon.com, fondée en 1995, qui se spécialise dans la vente de marchandises sur Internet.  L’entreprise, qui à l’origine vendait surtout des livres, vend maintenant une myriade de produits, incluant des produits de santé et de beauté.  Pour les trois premiers trimestres de 2002, ses revenus se chiffraient à U.S. 2,5 billions $.  La compagnie possède de nombreux enregistrements de marques de commerce «Amazon.com» tant aux États-Unis que dans plusieurs autres pays.

L’intimée, PDC de Ventura, en Californie, est une entreprise qui vend des herbes, des vitamines, des produits de santé et des encyclopédies de santé sur Internet.  Sa fondatrice, Madame Zulfiyya Mammedova, se passionne pour la promotion d’un rythme de vie sain par le végétarisme et l’herbalisme des plantations amazoniennes et s’occupe de la promotion des produits naturels d’Amazonie.  Elle a enregistré les noms de domaines «amazondrugs.com», «amazonpharmacy.com» et «amazondoctor.com».

Amazon.com se plaint que PDC a ajouté des termes génériques descriptifs à sa marque de commerce dans le but de capitaliser sur la notoriété de sa marque.  PDC allègue que les noms de domaines ont été créés pour promouvoir un style de vie sain par l’usage des plantes, des herbes et des médicaments cultivés dans les régions amazoniennes de l’Amérique du Sud.

Un membre du comité est dissident et est d’avis que la marque de commerce de la plaignante est faible car elle est basée sur une région géographique.

La majorité du comité est cependant d’avis que Amazon.com a démontré que sa marque jouit de notoriété et ordonne que les trois noms de domaines en litige lui soient transférés.

Amazon.com Inc. c. PDC, OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, Décision du Comité administratif, Dossier, D2003-0076, 26 mars, 2003.

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American Sporting Goods Corp. v. Sears Canada Inc.

American Sporting Goods Corporation (“American”) en appelle de la décision du Registraire des marques de commerce ayant refuse l’enregistrement de la marque de commerce NEVADOS en relation avec des chaussures, au motif qu’elle porte à confusion avec une famille de marques de commerce de Sears Canada Inc. («Sears») incluant le mot NEVADA.

Une preuve additionnelle substantielle a été présentée à la Cour de la part des deux parties, portant principalement sur les ventes au Canada et des échantillons de publicité au Canada durant la période pertinente.

La Cour Fédérale confirme la décision du Registraire.  L’absence de caractère distinctif inhérent des marques de commerce NEVADA en raison de leur signification géographique n’est pas, en elle-même, déterminante.  Il y a chevauchement dans la nature des marchandises et un chevauchement potentiel dans la nature de leur commerce.  La Cour est d’avis que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver l’absence raisonnable de confusion entre les marques.

American Sporting Goods Corporation c. Sears Canada Inc., 2003 FCT 320, Dossier T-222-01, 18 mars 2003, Honorable Juge Gibson.

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Boston Pizza et al. v. Boston Market Corporation et al.

Boston Pizza International Inc. et Boston Pizza Royalties Limited Partnership (collectivement désignées “Boston Pizza”) demandent une injonction interlocutoire contre les défenderesses Boston Market Corporation, McDonald’s Restaurants of Canada Limited, Boston Market Canada Company et Global Restaurant Operations of Ireland Limited (compagnies liées désignées collectivement “Boston Market”) afin de les empêcher d’utiliser le nom commercial «Boston Market» au Canada en relation avec l’opération de restaurants et la vente d’aliments préparés.

Cette requête est présentée dans le cadre d’une action intentée par Boston Pizza pour contrefaçon de la marque de commerce, dépréciation de l’achalandage et passing off.

Boston Pizza possède un réseau de franchises licenciées qui opèrent 162 restaurants au Canada.  Elle détient une licence pour l’utilisation de la marque de commerce BOSTON PIZZA, en usage au Canada depuis 1965. 

Les restaurants Boston Market sont en opérations aux États-Unis depuis mai 2000.  Boston Market a ouvert son premier restaurant au Canada en septembre 2002.  Un deuxième restaurant a été ouvert en décembre 2002 et l’ouverture d’un troisième est prévue pour juin 2003.  Les trois restaurants sont situés à Mississauga.  Boston Market affirme avoir un focus différent de celui de Boston Pizza.  Ses restaurants se classent dans la catégorie «fast casual».  Les restaurants Boston Market ont un service à l’auto, une aire libre service de style cafétéria et une petite salle à manger.  Les restaurants Boston Pizza ont un service aux tables complet, une salle à manger et un bar et un permis d’alcool.  Ils se classent dans la catégorie «casual dining».

Des rapports d’experts ont été produits de part et d’autre afin d’établir la confusion ou son absence et le dommage irréparable.

Afin d’accorder l’injonction, le Tribunal doit d’abord déterminer s’il existe un litige sérieux à juger.  Les deux parties s’accordent sur ce point.  Le Tribunal doit alors décider si Boston Pizza souffrira un préjudice irréparable si l’injonction n’est pas accordée.  Le Tribunal statue que, bien qu’il y ait une certaine preuve quant à la confusion, la nature du préjudice en résultant n’est pas claire et est exposée en termes plutôt hypothétiques. 

Enfin, sur la question de la “balance des inconvénients”, le Tribunal est d’avis qu’elle penche en faveur des défenderesses.  Boston Market a dépensé argent et efforts en matière de publicité et de mise en marché, incluant journaux, babillards d’affichage et envois postaux à plus de 50 000 familles.

La demande d’injonction interlocutoire est refusée.

Boston Pizza International Inc. et Boston Pizza Royalties Limited Partnership c. Boston Market Corporation, McDonald’s Restaurants of Canada Limited, Boston Market Canada Company et Global Restaurant Operations of Ireland Limited. 2003 FCT 382, Dossier T-1319-02, 1 avril 2003, Honorable Juge Blanchard.